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新郎希努尔集团股份有限公司与温州新郎鞋业有限公司、陈永钗、李希国侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案
提交日期:2010-06-09        

山东省高级人民法院
民事判决书

(2008)鲁民三终字第90号

上诉人(原审被告):温州新郎鞋业有限公司。住所地,浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区。
法定代表人:陈永钗,董事长。
委托代理人:马斌,山东舜翔律师事务所律师。
委托代理人:成晟洁,山东方良律师事务所律师。
被上诉人(原审原告):新郎希努尔集团股份有限公司。住所地,山东省诸城市东外环路北首。
法定代表人:王桂波,董事长。
委托代理人:范洪义,上海虹桥正瀚律师事务所律师。
委托代理人:于文利,男,汉族,1969年11月2日出生,住山东省诸城市兴华东路25号2号楼2单元601号。
原审被告:陈永钗,男,汉族,1946年12月11日生,系济南市齐鲁鞋城批发中心F1—038号业主。
原审被告:李希国,男,汉族,1981年7月10日生,系潍坊市寒亭区徐记擦鞋店业主。
新郎希努尔集团股份有限公司(以下简称新郎希努尔公司)与温州新郎鞋业有限公司(以下简称温州新郎鞋业公司)、陈永钗、李希国侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案,山东省潍坊市中级人民法院于2008年3月15日作出(2007)潍民三初字第33号民事判决。温州新郎鞋业公司不服该判决,向本院提上诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。温州新郎鞋业公司委托代理人马斌、成晟洁,新郎希努尔公司委托代理人范洪义、于文利到庭参加了诉讼。陈永钗、李希国经本院传唤,无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新郎希努尔公司在原审中诉称,新郎希努尔公司的第1283457号 注册商标自1994年开始使用、1995年3月20日申请、于1999年6月14日被商标局核准的注册商标,该商标于2004年2月25日被中华人民共和国工商行政管理局认定为驰名商标。2005年年底,不断有客户向新郎希努尔公司询问“新郎皮鞋”招商之事,且在齐鲁晚报及山东有线电视台上也出现了“新郎皮鞋”的广告宣传。经查实,该广告系温州新郎鞋业公司与陈永钗所发布。温州新郎鞋业公司与陈永钗在发展加盟商时,特别强调加盟商将店面设在新郎希努尔公司设立的专卖店旁边或对面,统一加盟商的装潢要求,突出使用“新郎”二字。温州新郎鞋业公司与陈永钗的企业名称以“新郎”作为字号使用,其在进行广告宣传时,不规范使用企业名称,误导消费者混淆商品的来源。在市场选择上,到新郎希努尔公司培育时间最长、 驰名商标知名度较高的山东市场设立营销中心,傍名牌的主观恶意十分明显。在其商品及包装物上突出使用“新郎”二字作为商品名称及标识,以达到误导消费者的目的,其行为具有明显的“搭便车”、“傍名牌”故意,造成了对新郎希努尔公司驰名商标的淡化,侵犯了新郎希努尔公司的商标权,构成不正当竞争。请求法院判令:1、温州新郎鞋业公司与陈永钗、李希国立即停止侵犯新郎希努尔公司商标权及“搭便车”、“傍名牌”的不正当竞争行为;2、温州新郎鞋业公司与陈永钗不得继续在其企业名称、个体工商户字号中使用“新郎”二字;3、温州新郎鞋业公司与陈永钗禁止使用“新郎”商标从事任何商业活动;4、温州新郎鞋业公司与陈永钗在相关报纸、电视台发表声明,就其侵权行为消除影响;5、温州新郎鞋业公司与陈永钗赔偿因其侵权行为而给新郎希努尔公司造成的损失180万元;6、本案的诉讼费、财产保全费、证据保全等一切费用及新郎希努尔公司的调查费、律师费及其他合理费用皆由温州新郎鞋业公司与陈永钗、李希国承担。
原审法院经审理查明,新郎希努尔公司是中国最大的服装企业之一,在企业发展过程中,注重品牌建设,重视商品质量,其生产的服装在市场中知名度很高。新郎希努尔公司持有的第128345号 商标注册人于1995年3月30日向工商总局申请注册,工商总局于1999年6月4日核准注册,核准使用商品为第25类服装,注册有效期为1999年6月14日至2009年6月13日,第128345号商标为“汉字+拼音”组合商标,该商标上部为“新郎”两字,下部为“xinlang”汉语拼音。2001年6月28日,诸城市新郎服饰有限责任公司受让了该商标;2004年9月28日,山东新郎希努尔股份有限公司受让了该商标。2004年2月25日, 商标被工商总局认定为驰名商标。2005年9月29日,山东新郎希努尔股份有限公司经核准变更为山东新郎希努尔集团股份有限公司,2006年4月28日,山东新郎希努尔集团股份有限公司经核准变更为新郎希努尔集团股份有限公司。
温州新郎鞋业公司成立于2004年12月10日,2005年4月12日被核准登记,行业名称为皮鞋制造,营业期限为2004年12月10日至2014年12月9日。温州新郎鞋业公司持有的985347号商标注册人于1995年9月11日向工商总局提出申请,工商总局于1997年4月21日核准注册,核准使用商品为第25类鞋,注册有效期为1997年4月21日至2007年4月20日,2007年该商标核准续展期到2017年4月20日。第985347号注册商标为 “图形+文字”组合商标,该商标的上部为“XL”的变形图案,下部为“新郎”两字。2005年3月7日温州新郎鞋业公司受让了985347号商标。 以陈永钗为业主的齐鲁鞋城批发中心F1-038号“新郎皮鞋”店于2007年4月5日核准注册,组成方式为个人经营,经营范围及方式为鞋的批发。
温州新郎鞋业公司生产的“新郎”皮鞋主要在山东、北京、河南等地销售,截止到2007年5月23日,温州新郎鞋业公司已下设销售批发网点60多处,其中山东销售网点较多,已达50多处。温州新郎鞋业公司生产销售的皮鞋、皮鞋的外包装及其他各种宣传广告等均突出标注“新郎”二字。2007年5月21日,温州新郎鞋业公司在《潍坊晚报》发布“新郎皮鞋诚招潍坊地区各县市实力加盟商”的商业广告,该广告中未标明企业名称,仅标注有招商电话0531-85928880。以陈永钗为业主的齐鲁鞋城批发中心F1-038号“新郎皮鞋店”于2007年4月5日核准注册,该店销售温州新郎鞋业公司的鞋产品,该店招牌为“新郎皮鞋”。2007年5月7日,温州新郎鞋业公司与郭继伦签订国内区域代理合同,双方在合同中约定“授予乙方(郭继伦)高密区域独家代理”、“首批货款不低于三万元”、“乙方第一年的销售额为十五万元”等条款;温州新郎鞋业公司招商负责人王其勇在与郭继伦进行代理业务洽谈过程中,明确表示:温州新郎鞋业公司及陈永钗的皮鞋销售市场主要定位于新郎希努尔公司“新郎”商标驰名度最高的山东省,之所以在山东省大力发展加盟店,就是傍着新郎希努尔公司的“新郎”驰名商标来做市场;并鼓动加盟商在选址开设加盟店时尽量选在新郎希努尔公司专卖店的旁边,以充分利用新郎希努尔公司的驰名商标商誉达到带动皮鞋销售的目的;具体经营中也要充分利用新郎希努尔公司“新郎”驰名商标的商誉、摹仿新郎希努尔公司的独特经营服务模式;最终达到在尽量少投入或不投入广告费的情况下,利用广大消费者对新郎希努尔公司“新郎”驰名商标的高认同度达到购买“新郎”皮鞋的目的。
李希国系“新郎皮鞋寒亭专卖店”业主,新郎希努尔公司工作人员于2007年5月19日到以李希国为业主的“新郎皮鞋寒亭专卖店”处购买“新郎皮鞋”一双,售价为二百元整,对从李希国处购买的“新郎皮鞋”温州新郎鞋业公司未对系自己生产的产品持有异议。该皮鞋的徽标上突出使用了“新郎”两个汉字。
另,根据新郎希努尔公司申请,原审法院于2007年5月23日作出(2007)潍民财保字第1号民事裁定书,对陈永钗采取财产保全措施,将以陈永钗为业主的齐鲁鞋城批发中心F1-038号“新郎皮鞋店”进行现场保全,查封其成品鞋4000双;于2007年5月23日作出(2007)潍民证保字第1号裁定书,对陈永钗为业主的“新郎皮鞋店”进行证据保全,查封业务明细账单等一宗,该两份裁定书经送达后温州新郎鞋业公司未提复议申请。法院对该部分被保全的证据资料进行了数据统计,显示:自2006年8月至2007年5月间,温州新郎鞋业公司通过陈永钗共批发销售“新郎”皮鞋21251双、金额达2532168.10元、销售网点达65处。
原审法院认为,一、关于温州新郎鞋业公司使用“新郎”二字作为企业字号,是否侵犯了新郎希努尔公司的商标权及是否构成不正当竞争的问题。商标注册申请经商标局审查、核准后,申请人获得商标专用权。作为一项重要的民事权利,商标的主要功能就是区分不同商品或服务的来源。企业名称或个体工商户字号依法申请登记注册,并由工商行政管理机关核准后才受到法律的保护。本案中,温州新郎鞋业公司及陈永钗将与新郎希努尔公司注册商标相同的文字“新郎”作为企业字号注册使用,导致商标权与企业名称权发生权利冲突。新郎希努尔公司申请的 商标被核准注册的时间是1999年6月4日,该商标于2004年2月25日被工商总局认定为驰名商标。温州新郎鞋业公司成立并完成注册的时间及陈永钗注册个体工商户的时间皆在新郎希努尔公司 商标被认定为驰名商标之后,也就是说温州新郎鞋业公司在工商局注册时,新郎希努尔公司的 商标已经驰名。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于侵犯注册商标专用权的行为。且本案温州新郎鞋业公司在经营过程中,亦未正确使用其企业名称,而是突出使用“新郎”二字,并在新郎希努尔公司驰名度很高的山东地域内大量发展代理商,容易使相关公众对已被认定为驰名商标的 商标注册人与企业名称的所有人产生误认或误解。温州新郎鞋业公司在确定其企业名称或个体工商户字号前,亦应当知道且完全有能力进行查询、检索并发现在相关行业中已经存在且已经驰名的 商标,故温州新郎鞋业公司在用“新郎”作为字号使用时主观上存在恶意,侵犯了新郎希努尔公司的 商标权。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定,经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。新郎希努尔公司的注册商标专用权与温州新郎鞋业公司的企业名称权均是经行政主管机关审查核准后取得的,因此,在使用过程中原审原、被告均应遵循诚实信用的原则。温州新郎鞋业公司在其经营的鞋产品及其外包装上,未正确使用自己的企业名称,而是在经营过程中,在鞋产品、鞋产品的外包装、店面装潢及广告宣传中均突出标注“新郎”二字,以一般相关公众的认知能力,他们在认知温州新郎鞋业公司的“新郎皮鞋”时,极易认为其与知名度较高的 商标以及新郎希努尔公司存在某种关系,误认为“新郎皮鞋”来源于新郎希努尔公司。综上,温州新郎鞋业公司将“新郎”作为字号使用及在商品的外包装、商店装潢及广告中突出标注“新郎”二字的行为系利用新郎希努尔公司的商誉、成熟的市场而“搭便车”推销自己的商品,导致消费者对商品的来源产生混淆和误认,构成了对新郎希努尔公司的不正当竞争。温州新郎鞋业公司辩称其行为未导致消费者对商品的来源产生混淆不构成不正当竞争因缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
二、关于温州新郎鞋业公司及陈永钗在生产、销售皮鞋过程中使用第985347号 商标是否侵犯了新郎希努尔公司的商标权的问题。对驰名商标的特殊保护是《中华人民共和国商标法》第二次修改时增加的重要内容之一。由于驰名商标在广大消费者中享有较高的声誉,消费者在认牌购货时大多喜爱购买驰名商标的商品;也正因如此,有些经营者也就采用傍名牌的不法手段获取利益。综合各种侵犯商标权的行为,无论是公开的仿冒,还是隐性的侵权,都表现为一种违反商业道德、利用非法的手段进行不正当竞争来谋取非法利润的行为。市场经济是法制经济,我国的社会主义市场经济更要讲究合法、公平竞争,建立驰名商标特殊法律保护制度,就是要鼓励正当竞争、打击非法行为,真正体现市场经济“优胜劣汰”的客观规律,使市场经济朝着有序、健康的道路发展。对侵犯商标专用权违法行为的打击,可以创造一个良好的社会经济秩序。本案中,温州新郎鞋业公司持有的第985347号 商标与新郎希努尔公司的第1283457号 驰名商标核准使用的商品皆为第25大类,分别为大众穿着类消费品皮鞋及服装,该两种商品的消费群体相同。新郎希努尔公司所持有的第1283457号 商标在温州新郎鞋业公司受让第985347号 商标之前已经成为深受广大消费者认同的驰名商标。在此前提下,温州新郎鞋业公司及陈永钗便负有审慎使用、合理避让、避免发生混淆的义务。但在本案中,温州新郎鞋业公司受让及使用第985347 商标的行为却具有明显地傍名牌、误导消费、扰乱正常市场竞争秩序的故意。本案案外人厉志华于2004年4月27日,也就是在新郎希努尔公司的 商标被国家工商总局依法认定为驰名商标二个月之后,与惠安县足奇制鞋厂签订《商标转让协议书》、商标局于2004年8月28日核准该商标转让后,案外人厉志华即于2004年12月10日注册成立了温州新郎鞋业公司,并于2005年3月7日将该商标转让与温州新郎鞋业公司。2005年4月12日,案外人厉志华因故将其在温州新郎鞋业公司处的全部股权转让给了陈永钗。温州新郎鞋业公司和陈永钗违反正常的商业经营规律,以陈永钗的名义舍近求远于2005年10月26日,在新郎希努尔公司 商标知名度最高的山东省省会济南注册了齐鲁鞋城新郎皮鞋批发中心,并通过齐鲁晚报、潍坊晚报等媒体发布“新郎皮鞋”加盟广告,大量发展加盟商。而且在发展加盟商的过程中,温州新郎鞋业公司有明确地引导加盟商充分利用新郎希努尔公司驰名商标商誉、紧靠新郎希努尔公司专卖店开设店面、并摹仿新郎希努尔公司的服务模式。温州新郎鞋业公司、陈永钗采取傍名牌的非正当手段生产、销售“新郎皮鞋”的行为,主观上具有明显的恶意,客观上足以导致消费者误认、误购,淡化了新郎希努尔公司的驰名商标,使已对新郎希努尔公司 驰名商标产生高度信赖的消费群体误认为是新郎希努尔公司发布的招商广告、所售皮鞋为新郎希努尔公司所产商品。综上,温州新郎鞋业公司的行为侵犯了新郎希努尔公司的商标专用权并构成不正当竞争,新郎希努尔公司要求原审被告立即停止侵权、禁止使用“新郎”作为企业字号、禁止使用 商标、赔偿损失的诉讼请求应予支持。陈永钗辩称其在济南齐鲁鞋城批发中心开办皮鞋经营部系职务行为,不应承担相关民事责任,但经本院查明,陈永钗并不是以温州新郎鞋业公司的名义,而是以“济南市齐鲁鞋城批发中心新郎皮鞋”业主的名义对外经营,故对陈永钗系职务行为的辩称本院不予采信。关于新郎希努尔公司要求温州新郎鞋业公司、陈永钗在相关报纸、电视台发表声明为其消除影响的问题,原审法院认为,本案并不涉及人身属性的问题,故新郎希努尔公司要求温州新郎鞋业公司为其消除影响的诉讼请求原审法院不予支持。
三、关于新郎希努尔公司要求温州新郎鞋业公司、陈永钗赔偿经济损失180万元及其它合理费用的法律依据问题。本案中,新郎希努尔公司要求温州新郎鞋业公司、陈永钗赔偿损失180万元,但并未向原审法院提供有效证据证实其因原审被告的侵权行为所造成的损失数额;从原审法院保全的陈永钗的部分销售帐簿显示,陈永钗虽自2006年8月至2007年5月份期间的销售数量和销售金额十分巨大,但因该销售帐簿当中并无成本和利润的相关记录,故原审被告因侵权行为所获得的非法利益属无法查清的情形。综上,原审法院根据原审被告侵权行为的性质、情节、持续期间、范围、新郎希努尔公司商标的知名度及新郎希努尔公司制止侵权行为支付的合理开支等因素综合确定原审被告应负的赔偿数额。
综上,依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第五项、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、第十四条、第十六条、第十七条、《中华人民共和国不正当竞争法》第二条、第二十条及其他有关法律规定,判决:一、温州新郎鞋业有限公司、陈永钗、李希国立即停止侵犯新郎希努尔集团股份有限公司第1283457号“ ”注册商标专用权的行为; 二、温州新郎鞋业有限公司、陈永钗不得在企业名称中含有“新郎”两字并停止使用第985347号 商标从事皮鞋的生产和销售活动; 三、温州新郎鞋业有限公司、陈永钗共同赔偿新郎希努尔集团股份有限公司经济损失及合理费用共计50万元,于判决生效后十日内履行完毕;四、驳回新郎希努尔集团股份有限公司的其他诉讼请求。
一审判决后,温州新郎鞋业公司不服,提出上诉称,1、温州新郎鞋业公司持有第985347号 商标为合法有效的商标,温州新郎鞋业公司依法享有该商标的专用权,受法律保护。该商标系1995年向国家工商总局提出申请,并于1997年获准注册,核准使用商品为第25类鞋,该商标注册后,温州新郎鞋业公司依法受让了该注册商标,依法享有该注册商标的专用权。2、新郎希努尔公司持有的第1283457号 商标现在已经不具有驰名商标的条件。新郎希努尔公司持有的商标虽然在2004年2月被国家工商局认定为驰名商标,但是新郎希努尔公司此后对其产品宣传上使用的商标发生了变化,对于已经不具有商标法第十四条规定的商标,不应以驰名商标对待。3、一审判决认定温州新郎鞋业公司使用“新郎”作为字号使用及在商品的外包装、商店装潢及广告中突出标注“新郎”二字的行为构成对新郎希努尔公司的不正当竞争是错误的。新郎希努尔公司持有的注册商标为 ,而一审判决将“新郎”错误的认定为是新郎希努尔公司的注册商标,且忽视了温州新郎鞋业公司持有的 商标为合法有效的注册商标的事实,系作出该错误认定的根源。温州新郎鞋业公司使用自己的注册商标作为企业名称是法律许可的,不构成与其他商标权的权利冲突。一审判决以温州新郎鞋业公司在山东地域内大量发展代理商为由认定容易使相关公众产生是错误的,事实上也不会产生误认。4、一审判决认定:“温州新郎鞋业公司在生产、销售过程中,使用第985437号 商标的行为侵犯了新郎希努尔公司的商标权,并构成不正当竞争”与现行的法律规定相违背,明显错误。(1)温州新郎鞋业公司持有的第985437号 注册商标,其核准使用商品为第25类鞋,按照商标法的规定,温州新郎鞋业公司依法享有该商标专用权,受法律保护。(2)温州新郎鞋业公司持有的注册商标被核准的时间是1997年,而新郎希努尔公司持有的商标被核准时间是1999年,新郎希努尔公司持有商标注册在后,温州新郎鞋业公司注册在先的商标不可能侵犯注册在后的商标权。(3)温州新郎鞋业公司受让该商标的行为是合法有效的,首先,温州新郎鞋业公司受让该商标的合同是经双方一致协商同意的,并不违反包括商标法在内的法律、法规的规定,亦不侵犯公共利益。其次,根据商标法规定,对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予批准,由此可以看出,该商标转让行为不会产生误认、混淆或者其他不良影响。(4)温州新郎鞋业公司在经营过程中不存在引导加盟商利用新郎希努尔公司驰名商标商誉、紧靠新郎希努尔公司专卖店开设店面、并模仿其服务模式的行为,主观上也不存在明显的故意。5、一审判决判令“温州新郎鞋业公司停止使用第985437号 商标从事皮鞋的生产和销售活动”属越权裁判。6、一审判决的温州新郎鞋业公司赔偿新郎希努尔公司的经济损失及费用共计50万元没有事实和法律依据。请求二审法院撤销原审判决,予以改判。
新郎希努尔公司答辩称,原审法院认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。温州新郎鞋业公司上诉理由不能成立,应予驳回。主要理由:1、温州新郎鞋业公司企图通过近似商标的受让行为来蒙骗加盟商、误导消费者,违背正常经营规律、舍近求远到新郎希努尔公司驰名商标知名度最高的山东省省会城市济南设立销售中心、进行加盟销售、诱导加盟商采取摹仿、跟随策略进行非法销售等一系列行为,既有主观上的恶意,又在客观上淡化了被上诉的驰名商标、误导了广大消费者,扰乱了正常的市场经营秩序。2、温州新郎鞋业公司在上诉状中所提到的新郎希努尔公司持有的第1283457号 商标现已不具有驰名商标条件的理由不成立。(1)本案原审法院在审理中对新郎希努尔公司持有的1283457号 商标为驰名商标事实已经进行了审理,温州新郎鞋业公司当庭对于新郎希努尔公司提交的国家工商总局商标局第23号关于认定 商标为驰名商标的批复并无异议,一审中对于新郎商标为驰名商标的事实予以承认、只是抗辩其行为实施时不知晓新郎希努尔公司商标为驰名商标。(2)温州新郎鞋业公司所说新郎希努尔公司的商标已经不再驰名的上诉理由只是口头主张,没有相关证据。新郎希努尔公司品牌在山东家喻户晓,温州新郎鞋业公司在经营中对于新郎希努尔公司持有的商标为驰名商标的事实是认同的。(3)温州新郎鞋业公司所提的新郎希努尔公司的企业网站宣传中注重宣传的是“新郎希努尔”“希努尔”等商标,而不注重宣传“新郎”商标,并据此推断新郎希努尔公司“新郎”商标已不驰名的观点是完全错误的。“新郎希努尔”商标也于2006年被认定为驰名商标。因此新郎希努尔公司认为温州新郎鞋业公司所提的新郎希努尔公司网页的宣传仅是企业品牌建设的一种方式,新郎希努尔公司在注重多品牌文化建设的过程中,皆是以“新郎”品牌的建设为基础的。3、本案温州新郎鞋业公司享有注册商标权,在行使其注册商标时应正当合法行使,但现实中温州新郎鞋业公司非正当的行使商标权。本案温州新郎鞋业公司成立企业是在新郎希努尔公司商标被认定为驰名商标后,该前提下,作为温州新郎鞋业公司应当履行避让的义务,但温州新郎鞋业公司却故意为实现傍名牌目的使用新郎希努尔公司的驰名商标作为企业的字号,注册为企业名称,这一行为显然是违反了商标法及最高人民法院关于审理商标纠纷案件的司法解释的规定。原审判决温州新郎鞋业公司停止使用第985437号 商标从事皮鞋生产和销售活动不构成越权裁判。温州新郎鞋业公司虽然表面上合法拥有该商标的注册权,因其非法行使商标权,构成了对新郎希努尔公司侵权,因此原审法院判决停止侵权,并不是剥夺商标权的问题。对于停止错误使用注册商标权是法院正常履行其职责。4、原审判决温州新郎鞋业公司赔偿新郎希努尔公司经济损失50万元是在查明侵权事实的基础上作出的正确判决。请求二审法院驳回温州新郎鞋业公司上诉请求,维持原审判决。
二审法院查明的事实与一审法院查明的事实基本一致。
本院另查明,温州新郎鞋业公司现持有的第985347号 商标,申请日期为1995年9月11日,授权日为1997年4月21日。2004年4月27日,惠安县足奇制鞋厂与厉志华签订“商标转让协议”,约定惠安县足奇制鞋厂将其持有的第985347号商标转让与厉志华,并约定了其他相关事项。2004年8月28日,经国家工商行政管理局商标局核准,厉志华受让取得第985347号商标。2005年3月7日,经国家工商行政管理局商标局核准,温州新郎鞋业有限公司受让取得第985347号商标。根据“温州新郎鞋业有限公司”企业变更登记情况查询表记载,该企业于2005年4月12日发生企业负责人(法定代表人)变更,变更前为“厉志华”,变更后为“陈永钗”。
再查明,根据原审法院在经营场所查扣材料显示,2007年4月5日,陈永钗为业主获得“个体工商户营业执照”,无字号名称,经营场所为齐鲁鞋城批发中心F1—038号。
结合本案双方当事人的上诉及答辩意见,本院认为,本案涉及的焦点问题主要集中在以下五个方面:
1、温州新郎鞋业公司在其生产销售的鞋类产品及其外包装上突出使用“新郎”字样是否对新郎希努尔公司享有的 商标权利构成侵害?新郎希努尔公司能否依据其 商标权禁止温州新郎鞋业公司的上述行为?
2、温州新郎鞋业公司在字号中注册使用“新郎”字样是否对新郎希努尔公司构成不正当竞争,应否禁止温州新郎鞋业公司的上述注册使用“新郎”字号的行为?
3、温州新郎鞋业公司在报纸上发布“新郎皮鞋”招商广告及对加盟商进行的宣传行为是否对新郎希努尔公司因 商标而构成商标侵权或不正当竞争,应如何规范?
4、新郎希努尔公司关于要求禁止温州新郎鞋业公司、陈永钗使用第985347号 商标从事鞋类生产与销售的诉讼请求应否支持?
5、新郎希努尔公司对陈永钗的其他诉讼请求应否支持?
针对上述焦点问题,合议庭认真听取了各方当事人的陈述意见,并在查明事实的基础上作出下列裁判:
关于第一个焦点问题:温州新郎鞋业公司在其生产销售的鞋类产品及其外包装上突出使用“新郎”字样是否对新郎希努尔公司享有的 商标权利构成侵害,新郎希努尔公司能否依据其享有的 商标权禁止温州新郎鞋业公司的上述行为?
新郎希努尔公司主张,其持有的 商标为驰名商标,故温州新郎鞋业公司在其生产销售的鞋类产品上突出使用“新郎”字样,即使其享有 商标权,也造成消费者对产品来源的误认,并淡化其驰名商标,故应认定为商标侵权行为。
本院认为,本案中温州新郎鞋业公司在其生产销售的鞋类产品上突出使用“新郎”字样,是否构成商标侵权,涉及到对新郎希努尔公司持有的 商标权保护范围及温州新郎鞋业公司对 商标权正当行使范围的划分问题。该问题实质上涉及到驰名商标权利的扩张应否受到其所跨类别上他人在先注册商标权利的限制。对此,应作具体考量以下因素:
1、温州新郎鞋业公司在鞋类商品上对 商标享有合法权利。根据本院已查明的事实,温州新郎鞋业公司现为 图形商标所有权人,注册类别为鞋类。温州新郎鞋业公司受让该商标的时间晚于新郎希努尔公司 商标授权及被认定为驰名商标的时间,但,温州新郎鞋业公司所持有商标的核准注册时间早于新郎希努尔公司所持有商标核准注册时间,温州新郎鞋业公司后来经受让取得 商标,并不能妨碍其现在作为该商标合法的权利人享有相关商标权。温州新郎鞋业公司对 商标在鞋类商品上享有相关权利,其一方面可以在核定的商品上使用核定的商标;另一方面可以禁止他人在相同或类似商品上使用与其商标相同或近似的标识,即有权禁止他人行使商标法52条所禁止的一切商标侵权行为,具体而言,即在鞋类或与之类似的其他商品上使用与之商标相同或类似的标识的行为。在鞋类商品的包装或装潢上突出使用“新郎”字样也属于温州鞋业公司禁止他人行使的范围。
2、即使是驰名商标,也不能在他人已享有法定权利的领域内再行使相同权利。新郎希努尔公司 商标曾有被作为驰名商标保护的记录,可知其知名度较高。但本案中一审法院并未对该商标目前的是否符合驰名条件作出认定,而温州新郎鞋业公司也在诉讼中提出了对商标驰名的异议。即使在本案审理中,该商标可以作为驰名商标对待,其跨类保护的范围仍然应受到适当限制。主要体现为:温州新郎鞋业公司在鞋类商品上已享有 商标,新郎希努尔公司在“服装”类别上的商标享有驰名商标权,但由于温州新郎鞋业公司权利为在先法定权利,因此,二者权利之间不应产生冲突,对新郎希努尔公司 商标实行跨类保护时不应跨入温州新郎鞋业公司合法权利范围之内。如前所述,温州新郎鞋业公司享有在鞋类商品上禁止他人使用或突出使用“新郎”字样之权利。如新郎希努尔公司驰名商标禁止权扩张至“禁止温州新郎鞋业公司在鞋类上使用‘新郎’字样”,必将损害温州新郎鞋业公司对 商标权利之行使,造成温州新郎鞋业公司对 商标权利不能完整行使,这显然与法律本意相悖。
3、确定商标权的保护范围应考虑商标显著性强弱。考虑驰名商标权的跨类保护还应当区分商标的显著性强弱而适当确定跨类保护范围。就本案而言,新郎希努尔公司 商标,主要识别部分为“新郎”,该文字部分来源于现实生活现有词汇,使用范围较广,属描述性商标,因此,其显著性较弱。其被认定为驰名商标正是基于该商标与“服装”类商品相结合而产生的知名度与美誉度。在确定其保护范围时则应当考虑其显著性较弱的特点,不能无限扩大保护范围,并跨入其他商标权人的权利领域。
4、温州新郎鞋业公司实际对“新郎”字样的使用未体现出对新郎希努尔公司商标的刻意模仿。本案中双方当事人均围绕“新郎”字样享有不同商标权利,“新郎”文字均是两商标的主要识别部分。此时,判断是否上具有主观有恶意,更应注意到温州新郎鞋业公司实际使用的“新郎”字样并未体现出对新郎希努尔公司商标标识之特殊性的刻意模仿。
综合以上考量因素,本院认为,新郎希努尔公司对 享有的商标权利应该受到法律保护。但该权利范围与保护范围也有一定限度。本案中,由于温州新郎鞋业公司在鞋类商品上已在先享有 商标,新郎希努尔公司在行使其享有的 商标权时,不能因其知名度而扩大到他人合法权利界限中,否则会不适当地扩大商标保护范围,与驰名商标保护本意不符,也与普通商标权利保护的主旨不符。因此,温州新郎鞋业公司在其生产销售的鞋类产品上及外包装上突出使用“新郎”字样对新郎希努尔公司享有的 商标不构成商标侵权。
同时,本院认为,司法除具有裁决与规范的功能外,还承担着重要的引导功能。为避免在今后商业竞争中出现混淆,引导社会主体诚信竞争,法院认为有必要告知本案当事人温州新郎鞋业公司,在今后使用“新郎”标识其生产的鞋类产品时,应在其包装物中标注生产厂家、厂址,并且该标注应当是明确、规范而完整的。
关于第二个焦点问题:温州新郎鞋业公司在字号中注册使用“新郎”字号是否对新郎希努尔公司构成不正当竞争,应否禁止温州新郎鞋业公司上述注册使用“新郎”字号的行为?
新郎希努尔公司主张,温州新郎鞋业公司在后注册使用“新郎”字号,具有明显的“搭便车”、“傍名牌”故意,故构成不正当竞争。
本院认为,市场竞争中将特定文字用于字号注册使用是否造成对他人的不正当竞争,应着重考虑行为人是否在无合理理由的情况下借助他人商誉谋取私利,其行为应有损于社会公认的商业道德与诚实信用原则。本案中,温州新郎鞋业公司于2005年4月12日核准登记,而在此之前,2005年3月7日,温州新郎鞋业公司受让取得在鞋类上注册的第985347号商标。基于上述事实,温州鞋业公司在其经营的鞋类行业中以“新郎”为字号应视为具有合理的理由,并且其并没有扩大对该字号的行业使用范围。虽然,温州鞋业公司取得 商标与注册字号的时间均晚于新郎希努尔公司成立的时间,但不能以此认定温州鞋业的行为有违商业规则或诚实信用原则,因为,温州鞋业公司对 商标在鞋类产品上拥有合法权利,其在字号中以“新郎”表彰其企业特点并无不当。
对于第三个焦点问题:温州新郎鞋业公司在报纸上发布“新郎皮鞋”招商广告及对加盟商进行的宣传行为是否对新郎希努尔公司构成商标侵权或不正当竞争,应如何规范?
本院认为,根据查明的事实,2007年5月21日,温州新郎鞋业公司在《潍坊晚报》上发布“新郎皮鞋诚招潍坊地区各县市实力加盟商”的商业广告,该广告中未标明企业名称,仅标注有招商电话0531-85928880。对于温州新郎鞋业公司的上述行为是否构成对 商标侵权,本院在前述已作出相关论证:即由于温州新郎鞋业公司对 商标享有商标权利,新郎希努尔公司并不能对温州新郎鞋业公司的上述行为依据商权法行使禁止权。但,由于新郎希努尔公司企业住所地在山东潍坊,其商标与企业知名度在当地较高,温州新郎鞋业公司在当地报纸上作广告宣传,且不写明广告主体,其行为具有借助他人商誉谋利的意图,应以《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条关于诚实信用原则的相关规定予以禁止。在民事责任的承担上,鉴于该行为的性质,应判令侵权人承担在相同范围内消除影响的民事责任为宜。
此外,原审法院认定,温州新郎鞋业公司招商负责人王其勇在与郭继伦进行代理业务洽谈过程中,明确表示:要傍着新郎希努尔公司的“新郎”驰名商标来做市场;具体经营中要充分利用新郎希努尔公司“新郎”驰名商标的商誉、摹仿新郎希努尔公司的独特经营服务模式等等。对于上述事实,原审法院认定的证据为录音资料,温州新郎鞋业公司虽提出异议但未提供相反证据。在此情况下,本院认可原审法院对上述行为的事实认定,但由于现并无证据证明事实存在温州新郎鞋业公司的加盟商“利用新郎希努尔公司“新郎”驰名商标的商誉、摹仿新郎希努尔公司的独特经营服务模式”的行为发生,故上述引导行为不应单独认定为侵权行为。在今后的商业经营中,为避免不正当竞争行为之发生,维护正常的经营秩序,温州新郎鞋业公司在商业行为中应避免对加盟商的上述宣传行为之发生。
关于第四个焦点问题:新郎希努尔公司关于要求禁止温州新郎鞋业公司使用第985347号商标从事鞋类生产与销售的诉讼请求应否支持?
本院认为,新郎希努尔公司关于禁止温州新郎鞋业公司使用第985347号商标从事鞋类生产与销售的诉讼请求,是基于其对温州新郎鞋业公司对 商标的突出使用行为构成商标侵权的认识。由于本院在前已对该问题作出判断,新郎希努尔公司要求其不得在鞋类商品上使用第985347号商标,没有法律依据,不能得到支持。
关于第五个焦点问题:新郎希努尔公司对陈永钗不得使用第985347号商标从事鞋类销售及字号的诉讼请求应否支持?
本院认为,根据查明的事实,陈永钗为业主于2007年4月5日经核准注册,在齐鲁鞋城批发中心F1-038号销售温州新郎鞋业公司的鞋产品,该店招牌为“新郎皮鞋”,企业性质为个体工商户,但未注册有字号。由于温州新郎鞋业公司生产销售“新郎”皮鞋不构成对新郎希努尔公司 商标权的侵犯,陈永钗作为销售商其销售“新郎”皮鞋的行为也不能为新郎希努尔公司通过商标权行使而禁止。
但,鉴于新郎希努尔公司的住所地在山东潍坊,在当地其商标与企业知名度较高,陈永钗在其本身对 商标并不存在商标权利的情况下,在新郎希努尔公司企业享有较高声誉的地区使用“新郎”字样作为企业招牌,且个体工商户注册时间在温州新郎鞋业公司知名度形成之后,因此,陈永钗在标注“新郎皮鞋”作为店面招牌的行为上表现的主观恶意是明显的,违反诚实信用原则,其行为应由反不正当竞争法予以禁止,并承担相应的赔偿责任。对于损失赔偿数额的确定,本院认为,应考虑新郎希努尔公司企业及商标的知名度,并结合陈永钗的经营规模予以酌定。
综上,原审判决认定事实基本清楚,适用法律有不当之处,本院予以纠正。温州新郎鞋业公司部分上诉理由成立,本院对其合理部分予以支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款(五)项、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条第一款(五)项,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条,《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款(九)项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)之规定,判决如下:
一、撤销山东省潍坊市中级人民法院(2007)潍民三初字第33号民事判决第一、二、四项;
二、自本判决生效之日起十日内,温州新郎鞋业有限公司应在《潍坊晚报》上刊登声明,说明2007年5月21日在《潍坊晚报》上发布的“新郎皮鞋诚招潍坊地区各县市实力加盟商”的广告的发布主体为温州新郎鞋业有限公司。逾期不刊登上述内容,由人民法院将本判决书予以公开;
三、自本判决生效之日起,陈永钗停止将“新郎”字样作为经营场所的招牌使用;
四、变更山东省潍坊市中级人民法院(2007)潍民三初字第33号民事判决第三项“温州新郎鞋业有限公司、陈永钗共同赔偿新郎希努尔集团股份有限公司经济损失及合理费用共计50万元,于判决生效后十日内履行完毕”为:“陈永钗赔偿新郎希努尔集团股份有限公司经济损失合计30万元,于本判决生效后十日内履行完毕”;
五、驳回新郎希努尔集团股份有限公司的其他诉讼请求。
如陈永钗未按本判决指定的期间履行上述义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费21000元,由新郎希努尔集团股份有限公司承担8000元,温州新郎鞋业有限公司承担4000元,陈永钗承担9000元。二审案件受理费5800元,由新郎希努尔集团股份有限公司承担3000元,陈永钗承担2800元。
本判决为终审判决。

审 判 长   徐清霜
代理审判员   刘晓梅
代理审判员   于志涛
二〇〇八年十二月十五日
书 记 员   石 青
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公 告

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